Parodie? – Dat is niet fijn, zegt Nijn

Wat is er nu leuker dan een braaf, schattig konijntje afbeelden als terrorist of als een hardcore-partyganger? Over de humor daarvan valt te twisten, maar duidelijk is dat de betreffende afbeeldingen in ieder geval te zien zijn als een poging daartoe. De vraag of dat zomaar mag, kwam recentelijk in een kort geding aan de orde.

De afbeelding van Nijntje is als creatieve uiting van Dick Bruna een auteursrechtelijk beschermd werk, waarop Mercis B.V. het auteursrecht heeft gekregen. De auteursrechthebbende kan het gebruik van Nijntje door derden zonder zijn toestemming verbieden. Het auteursrecht beschermt namelijk tegen het ongeoorloofd verveelvoudigen en openbaarmaken van gelijkende Nijntjes.

De rechthebbende kan zich echter niet altijd verzetten tegen het gebruik van zijn werk. Één van de uitzonderingen in de Auteurswet is de zogenaamde parodie-exceptie. In het auteursrecht is sprake van een parodie als een auteursrechtelijk werk wordt nagebootst in gewijzigde vorm met humoristische bedoelingen, doorgaans in een vorm waarbij het werk uit haar kenmerkende context wordt gehaald. Dat niet iedereen de humor inziet van een bepaalde parodie is daarbij niet van belang, het gaat om de humoristische intentie. De rechter ziet deze intentie in het grootste deel van de afbeeldingen uit dit kort geding. Omdat de makers van de afbeeldingen daarnaast ook niet de bedoeling hebben te concurreren met Dick Bruna en omdat er volgens de rechter onder het publiek geen gevaar voor “verwarring” bestaat met de echte Nijntje, is er sprake van een auteursrechtelijke parodie die in het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is.

Naast het auteursrecht, speelt hier ook het merkenrecht. Het woord NIJNTJE en de afbeelding van Nijntje zijn namelijk onderscheidingstekens voor de op Nijntje gebaseerde merchandise, en zijn als zodanig in de Benelux geregistreerd. Volgens de rechthebbende maken de afbeeldingen in deze rechtszaak inbreuk op zijn merkenrechten.

Het merkenrecht kent, anders dan het auteursrecht, geen parodie-exceptie waarbij een parodie op een merk onder voorwaarden is toegestaan. Het kent wel een “geldige reden” voor het gebruik van het merkteken als dat anders dan ter onderscheiding van producten wordt gebruikt. Zo mag een derde bijvoorbeeld in principe het merk van een ander gebruiken als dat nodig is voor de verkoop van de producten onder het merk, zoals bijvoorbeeld in een reclamefolder. Dit gebruik is dan weer niet toegestaan als het gebruik afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

Bij de beoordeling of een parodie op een merk toelaatbaar is, moet volgens de rechter gekeken worden of het gebruik van het merk als parodie als een “geldige reden” kan worden aangemerkt. Daarvoor moet gekeken worden of er genoeg afstand gehouden is ten opzichte van het merk. Het overnemen van merk-elementen mag, maar het moet voldoende duidelijk zijn dat de parodie niet afkomstig is van de merkgerechtigde.

De rechter stelt voor de twee afbeeldingen bij dit artikel vast dat er onvoldoende afstand genomen is van het geregistreerde merk, omdat de afbeeldingen bestaan uit (bijna-)kopieën van het auteursrechtelijk beschermde werk van Bruna. Ik neem aan dat de rechter daarmee bedoelt dat de beoogde auteursrechtelijke werken merk-elementen bevatten die zijn overgenomen, anders is deze vaststelling voor het merkenrecht niet van belang. Daarnaast stelt hij dat er sprake is van een grote gelijkenis met de beeldmerken van de merkhouder. Vanwege deze twee vaststellingen is er volgens de rechter geen sprake van toelaatbare parodieën, zodat er geen sprake is van een “geldige reden”. Terwijl de toelaatbaarheid van de parodie volgens de rechter eerder juist afhing van de vraag of het gebruik als parodie een “geldige reden” is!

In ieder geval oordeelt de rechter dat, nu er geen geldige reden voor het gebruik is, er ook afbreuk aan reputatie van het merk wordt gedaan door Nijntje in verband te brengen met drugs, hardcoreparty’s en terrorisme. Daarmee worden de beide parodieën verboden.

Het merkenrecht geeft doorgaans een sterkere bescherming dan het auteursrecht. Het vastleggen van getekende personages als merk kan helpen om ongewenste parodieën tegen te gaan. Ook als de rechter wel zuiver had geredeneerd was de merkinbreuk waarschijnlijk toegewezen. De afbreuk aan Nijntjes reputatie is volgens ons voor de hand liggend: braaf en schattig gaat immers niet samen net drugs, hardcoreparty’s en terrorisme.

Gebruik van (R)

Een veelgestelde vraag van klanten gaat over het gebruik van het (r)-teken achter een merk. Het teken staat voor "Registered", en wordt in Angelsaksische landen gebruikt om aan te geven dat een merk geregistreerd is. Dit in tegenstelling tot het (tm)-teken, wat aangeeft dat een teken nog niet geregistreerd is, maar wel als merk gebruikt wordt.

In Europa hebben beide tekens geen betekenis in het merkenrecht, maar het verkeerd gebruik van het teken kan wel gekwalificeerd worden als misleiding van de consument en dus als oneerlijke concurrentie. Hierbij ligt het gevaar op de loer dat de vrije handel tussen de lidstaten in de EU in de knel komt (artikel 28 EG Verdrag), één van de basiswaarden van de Europese Unie. Als het adverteren met een merk in een lidstaat waar men géén merkrecht heeft namelijk verboden wordt op grond van misleidende reclame, dan betekent dat dat er geen vrije handel kan plaatsvinden tussen de lidstaten.

In 1990 besliste het Europese Hof van Justitie (C-238/89) dat in zulke gevallen de vrije handel voorrang heeft. Binnen de EU is het gebruik van het (r)-teken dus toegestaan, ook al heeft men in bepaalde lidstaten geen merkrecht. Dit geldt niet voor producten die van buiten de EU komen of voor producten die slechts in één lidstaat verkocht worden.

Recentelijk publiceerde het Duitse Bundesgerichtshof een uitspraak uit februari 2009 waarin een nieuw element aan het gebruik van het (r)-teken werd toegevoegd (Zaak I ZR 219/06). De eigenaar van het merk TERMOROL gebruikte in een advertentie de aanduiding THERMOROLL (r). Zijn tegenpartij deed een beroep op misleidende reclame, omdat hij geen eigenaar was van het op die manier gespelde merk. Het merk THERMOROLL bestaat wel, maar is van een derde die niet bij de zaak betrokken is.

De hoogste rechter van Duitsland besliste dat het (r)-teken alleen gebruikt mag worden met het merk waarvan men de registratie bezit, anders kan er sprake zijn van misleidende reclame. Afwijkingen in spelling kunnen tot oneerlijke concurrentie-claims leiden, vooral als het daarbij gaat om merken die van derden zijn.

Het merk van de Paus

Recent heeft het Vaticaan laten weten dat iedereen die een afbeelding van de paus wil gebruiken (handen zegenend omhoog gestoken) voor andere doelen dan voor het Katholieke geloof, daarvoor toestemming moet vragen aan het Vaticaan. De afbeelding van de paus wordt nu onder meer gebruikt voor zeepjes, wijn, zoutjes en tomatensaus.

Helaas heeft een dergelijk decreet alleen juridische gelding in Vaticaanstad. Voor echte bescherming zal toch echt een merkrecht moeten worden geregistreerd.

Bron

Een bekende Oostenrijker is óók een bekende Nederlander

Denkt u bij vruchtensap ook meteen aan het merk PAGO? Nee? Toch is het een bekend merk, volgens het Europese Hof van Justitie. In een lang verwacht arrest gaf het Hof van Justitie afgelopen oktober eindelijk antwoord op de vraag hoe bekend een bekend Europees merk moet zijn.

Een Europees merk (of Gemeenschapsmerk) is een merk dat geregistreerd is bij het Europese merkenbureau en dat geldig is in alle lidstaten van de EU. Net zoals dat bij nationale registraties vaak het geval is, kent ook het Gemeenschapsmerk een ruimere bescherming als het om een “bekend merk” gaat. Het veroorzaken van verwarring met het bekende merk is niet nodig, alleen al het profiteren van de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk kan inbreuk opleveren. Maar wat is nu te beschouwen als een “bekend merk” als het merk geldig is in 27 verschillende landen?

Het antwoord op de vraag is samengevat heel eenvoudig. Bekendheid in één lidstaat van de EU kan voldoende zijn om als bekend merk te worden gezien in de hele EU. IE-juristen verwachtten dat eigenlijk al jaren, omdat het Europese merkenbureau in haar interne richtlijnen al had aangegeven om politieke redenen te kiezen voor deze oplossing. Een eerste reden was dat het Europese merkenbureau vindt dat Gemeenschapsmerken eenzelfde beschermingsniveau moeten hebben als een nationaal merk. Verder sluit deze interpretatie van een bekend merk beter aan bij de bestaande regel dat de aanvrage van een Gemeenschapsmerk in zijn geheel geweigerd wordt als er in één van de lidstaten een gelijk of overeenstemmend ouder merk bestaat voor (soort)gelijke waren of diensten.

Het Hof van Justitie houdt in haar arrest wel een kleine slag om de arm door aan de omschrijving van een bekend Gemeenschapsmerk toe te voegen dat “bekendheid kan worden aangenomen, gelet op de omstandigheden uit het onderhavige hoofdgeding”. Hoewel niet geheel valt te achterhalen wat die omstanigheden dan exact zijn, kan er van uit worden gegaan dat het Hof hier alleen maar bedoelt dat er voldaan moet worden aan de speciale beschermingsvoorwaarden van de bepaling over het bekende merk. Van het hoofdgeding is alleen bekend dat vaststaat dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen de tekens, omdat op de flessenetiketten duidelijk de naam van de twee (in Oostenrijk) bekende merken staat. Daarnaast staat vast dat is voldaan aan de overige voorwaarden uit artikel 9 lid 1 sub c GMVerordening: het teken (de gebruikte fles) is gelijk of komt overeen met het beeldmerk van Pago, de waren (dranken) zijn niet soortgelijk, terwijl er wel ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Voor de Benelux hadden we de oplossing van het Hof van Justitie al sinds het Chevy-arrest uit 1999. Een Beneluxmerk is bekend, als het bij een aanmerkelijk deel van het publiek in de Benelux bekend is, waarbij bekendheid in één land voldoende kan zijn. In feite dezelfde oplossing dus.

Het verplaatsen van deze bekendheidsdrempel naar de EU levert vreemde situaties op. Het lijkt logisch dat bijvoorbeeld bekendheid in Luxemburg niet genoeg is als een “aanmerkelijk deel” van de Benelux. Toch is vanuit de Pago-gedachte het antwoord positief. Bekendheid in Luxemburg is wél genoeg, want ten opzichte van de EU is het grondgebied van Oostenrijk in de Benelux vergelijkbaar met de provincie Utrecht en qua inwoneraantal met een stad als Den Haag. Zien we straks Haagse Harrie als een bekend Beneluxmerk? Eigenlijk net zo gek als een Oostenrijks vruchtensapje dat in één klap bekend is in de hele EU…

Waarschuwing: Merkpiraten!

Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat de klanten van AOMB (en andere merkenbureau's) geconfronteerd worden met private organisaties die op goed gekozen momenten opduiken met de enkele bedoeling geld te verdienen aan de onbekendheid van onze klanten met de merkregistratiesystemen.

Deze organisaties voeren logo's die een band suggereren met Europese instellingen en namen die lijken op de namen van officiële instanties. Ook doen zij soms alsof ze gevestigd zijn in de steden van de belangrijkste merkenrechtelijke instanties. Deze piraten komen op twee momenten in actie.

Registratiepiraten

Het eerste soort ongedierte in merkenland zijn de bedrijfjes die heel actief het Benelux en EU merkenregister scannen en een klant aanschrijven op het moment tussen de aanvraag en de verlening van een merkrecht. Zij stellen dan dat de klant extra moet betalen voor opname in "het register". In hele kleine letters staat op een dergelijke brief wel dat het gaat om een privé-register dat niets met de officiële instanties te maken heeft en dat men uitsluitend betaald om daarin opgenomen te worden. De kosten zijn vaak bijzonder hoog en de meerwaarde nul. Het gaat hier vaak om bedrijfjes die in Spanje gevestigd zijn, "toevallig" dicht in de buurt van Alicante (waar het Eurpese Merkenbureau is gevestigd).

Ik wil nogmaals benadrukken dat de officiële merkenbureau's waarmee klanten in zee gaan, doorgaans alle kosten voor registratie offreren en dat rekeningen hiervan uitsluitend van het merkenbureau vandaan zullen komen. Bij twijfel: altijd uw merkenbureau bellen!

Vernieuwingspiraten

De tweede soort piraten komen op het moment van vernieuwing van een merk. Vernieuwinspiraten proberen op de momenten van vernieuwing (10 jaar na registratie) tussen het merkenbureau en de klant te komen door zeer vroeg aan te schrijven en onduidelijk te zijn over hun identiteit.

Één van de grotere boeven is een bedrijf dat zich ECTO noemt, gevestigd in Brussel, volgens eigen zeggen "in het EU Parlement". Op hun website geven ze aan enkel vernieuwingen van registraties te doen. Overigens voor een prijs die flink hoger ligt dan het tarief van AOMB, maar dat even terzijde. De manier waarop klanten toch overgehaald worden, is bijzonder verwerpelijk. ECTO schrijft klanten van merkenbureau's zeer vroeg aan, soms wel 8 maanden vóórdat een registratie verloopt. Door hun logo, naam en vestigingsplaats denken merkhouders dat het Europese Merkenbureau ze persoonlijk aanschrijft en tekenen het formulier. ECTO vernieuwd en heeft de klant daarmee afgepakt van het oorspronkelijke merkenbureau én hem te veel laten betalen.

Met hulp van het officiële Europese Merkenbureau ondekten wij dat de mevrouw die de vernieuwingen ondertekent namens ECTO ene mevrouw Aime Kass is. Dit is de enige medewerker die wij hebben kunnen vinden, omdat ECTO niet erg open is over haar eigen organisatie.

Na onderzoek merkten wij ook op dat een ander bedrijf ("European Trademark Organisation") bijna op hetzelfde adres als ECTO is gevestigd (Square de Meeus 37 en Square de Meeus 38/40 in Brussel) en dat hun websites verbazingwekkend overeenkomen. Ook zij haken aan bij de symbolen van de EU en suggereren actief te zijn op allerlei IE-gebieden, maar het blijkt dat zij feitelijk alleen merkregistraties vernieuwen. De rest van de tekst is feitelijk alleen wat blabla over IE-rechten.

Omdat de officiële beroepsorganisaties als de ECTA en de BMM en de merkenbureau's zelf redelijk machteloos staan tegen deze profiteurs, is het van het grootste belang deze praktijken openbaar te maken en te verspreiden over zoveel mogelijk belanghebbenden. Bij deze.

Octrooirovers belemmeren gezonde innovatie industrie

Octrooiopkopers worden steeds meer een bedreiging voor de innovatie en de vooruitgang van de (Nederlandse) industrie. Vooral nu, in tijden van recessie, slaan deze opkopers hun slag door patenten over te nemen van failliete bedrijven. Ze doen er vervolgens zelf niets mee, maar slepen iedereen voor de rechter die er inbreuk op maakt. In de VS zijn deze zogeheten ‘patent trolls’ al een ware plaag geworden. Europese bedrijven krijgen er ook steeds meer last van.
Account manager van Octrooicentrum Nederland, Peter van Dongen, voorspelt dat steeds meer Europese bedrijven te maken krijgen met acties van ‘patent trolls’, zeker als ze in het buitenland of de VS zaken doen. Nu al hebben een aantal grotere Nederlandse bedrijven hinder van deze praktijken.

Volgens van Dongen helpt het alleen maar als getroffen bedrijven zich verenigen en gezamenlijk via de rechter ten strijde trekken tegen de ‘patent troll’ die het probeert uit te melken.
Het meest saillante voorbeeld van de afgelopen tijd is het Amerikaanse Research in Motion, dat de Blackberry ontwikkelde. RiM werd aangeklaagd door ‘patent troll’ NTP wegens inbreuk op patenten die dit bedrijfje had verworven.

Er viel een brief op de deurmat, betalen of de rechter. Vlak voor de rechtsgang werd de zaak geschikt met een afkoopsom van $ 612 miljoen. ,,Dit soort bedragen laat meteen zien waar het om gaat. Patenten kunnen ontzettend veel waard zijn. In de VS zijn een stuk of zes ‘premiejagers’ actief die patenten van bedrijven in de problemen opkopen. In Europa staat dit fenomeen nog in de kinderschoenen maar het waait snel over. Nederlandse bedrijven die over de grens zaken doen, hebben er nu al last van”, aldus Peter van Dongen.

Het lastige is dat deze ‘patent trolls’ binnen de mazen van de wet opereren, ze doen niets illegaals. ,,Het vervelende zit ‘m erin, dat ze steeds meer octrooien opkopen en daar vervolgens helemaal niets productiefs mee doen. Ze gaan alleen om zich heen zitten kijken wie er mogelijk inbreuk maakt en dus voor de rechter kan worden gesleept. In feite maken ze misbruik van een systeem dat juist bedoeld is om innovatie te bevorderen”, stelt van Dongen.
Bedrijven die hun eigen productenlijn wil verbeteren, of het nu gaat om wasmiddelen, auto’s of elektronica, kunnen oplopen tegen een ‘patent troll’ die zegt dat er inbreuk wordt gemaakt op hun octrooi. De situatie wordt nog penibeler als men zijn eigen product wil verbeteren met behulp van patenten van anderen.

,,Je ziet dat het hele innovatieproces door deze ontwikkeling wordt bedreigd en dat moet worden gestopt. Bedrijven die octrooien verkopen, moeten goed kijken naar de bedoelingen van de koper. Er moet een harde eis worden gesteld dat de opkoper het octrooi doorverkoopt of er zelf mee gaat produceren”, zegt hij. Daarnaast is het van belang dat de bevoegde rechter zich snel uitspreekt over de mogelijkheden van bedrijven om zich te verweren tegen deze vorm van octrooimisbruik. Octrooirechtspraak is per land geregeld, in de VS zelfs per staat. Vooralsnog is de enige remedie dat bedrijven, die een brief op de deurmat vonden van een ‘patent troll’, zich verenigen.

Volgens Van Dongen gaat het vaak om ondernemingen die in dezelfde sector werkzaam zijn, maar die van elkaar niet weten dat ze door dezelfde ‘patent troll’ onder druk worden gezet. De rechter laat volgens Van Dongen wel degelijk meewegen hoe lang een bedrijf een bepaald product al produceert. “Is dat al jaren en komt de ‘patent troll’ dan alsnog met een brief dat met terugwerkende kracht betaald moet worden, staat de gedaagde een stuk sterker. Er is jurisprudentie dat na een bepaalde tijd octrooihouders tijd genoeg hebben gehad om na te gaan wie er mogelijk inbreuk maakt op een octrooi.” Daarnaast kan een octrooiverlenende instantie in de arm worden genomen om te bepalen of de octrooien terecht zijn verleend.

Bron: Telegraaf 8 november 2009

Lippenstiftafdruk als versiering

De voorzieningenrechter in Den Haag mocht zich op 15 september jl inleven in verpakkingsmaterialen voor de gemiddelde vrouw van 10 tot 25 jaar. Dat leek een hele opgave voor de heer Van Peursem, die gekend is vanwege zijn diepgaande kennis van het (IE-)recht, maar wellicht minder op de hoogte zou kunnen zijn van wat deze doelgroep tegenwoordig allemaal bezighoudt. Gelukkig bestaat er zoiets als een marktonderzoek. (lees de hier de hele uitspraak)

Debonair brengt sinds 2001 de productlijn “SO….? KISS ME” op de markt. In 2006 en 2008 komt Proctor & Gamble op de markt met een “Naomi Campbell Cat Deluxe”-productlijn. Beide productlijnen kenmerken zich door de verpakkingen met lippenstiftafdrukken. Debonair is hier niet gelukkig mee en stapt naar de rechter. Zij beroept zich op het merkenrecht, auteursrecht en op het onrechtmatig namaken van haar producten.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van lippenstiftafdrukken op de verpakking van P&G geen gebruik als merk is, maar puur dient ter versiering. De rechter komt tot deze conclusie op basis van het door P&G gedane marktonderzoek, waaruit blijkt dat het betrokken publiek geen verband ziet tussen de verpakking en de producten van Debonair. Het relevante publiek zal dan ook niet denken dat de producten van P&G afkomstig kunnen zijn van Debonair. Daarnaast is de rechter van mening dat het gebruik van dergelijke afdrukken algemeen gebruikelijk is in de branche van deze doelgroep (vrouwen in de leeftijd van 10 tot 25 jaar).

Op auteursrechtelijk vlak ziet de rechter wel een zekere overeenstemming tussen beide verpakkingen, maar oordeelt dat er hier geen sprake is van “ontlening”. Ontlening is immers een vereiste voor een auteursrechtinbreuk. Aannemelijk moet worden gemaakt dat de inbreukmaker het bewuste werk van de ander heeft “afgekeken”. De rechter: “Het is vanwege de beperkte creatieve mogelijkheden heel goed mogelijk dat twee verschillende ontwerpers op het idee komen producten met deze doelgroep te voorzien van een verpakking met lippenstiftafdrukken.”

Het toevoegen van een vleugje realiteit in de rechtzaal via marktonderzoeken binnen de doelgroep is een welkome ontwikkeling. Niet iedere rechter is immers een regelmatige koper van dit soort producten en bij het zien van enkel de twee in het geding zijn de verpakkingen, zonder rekening te houden met het “umfeld”, kan men al gauw tot een verdraaid beeld van de werkelijkheid komen.

* bewerking van een artikel voor de digitale nieuwsbrief van AOMB